美國(guó)跨境賣家請(qǐng)注意，這些美國(guó)商標(biāo)使用證據(jù)制度你需要了解-ESG跨境

商標(biāo)的生命和價(jià)值源自使用，美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)制度對(duì)于使用的看重使得很多國(guó)外申請(qǐng)人，特別是來(lái)自于注冊(cè)制國(guó)家的國(guó)外申請(qǐng)人，對(duì)于如何提交使用證據(jù)有時(shí)顯得無(wú)所適從。在我的工作崗位上，對(duì)于亞洲客戶最常咨詢的問(wèn)題就是美國(guó)商標(biāo)使用權(quán)的概念以及實(shí)際操作。下述是我在實(shí)務(wù)中遇到的三大典型的問(wèn)題，與諸位一起分享，希望可以幫助讀者更好的了解美國(guó)商標(biāo)制度。

問(wèn)題一、使用證據(jù)的提交期限是什么?

在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，通?？梢砸詫?shí)際使用(Actual Use)為基礎(chǔ)，或者以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎(chǔ)提交申請(qǐng)。由于申請(qǐng)基礎(chǔ)的不同，美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)對(duì)于商標(biāo)使用證據(jù)的提交期限和要求也不同。如果基于實(shí)際使用的，申請(qǐng)人應(yīng)在提交申請(qǐng)的同時(shí)向官方提交申請(qǐng)商標(biāo)在美國(guó)的使用證據(jù)。如果基于意圖使用的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)自授權(quán)通知書(Notice of Allowance (NOA))發(fā)文日起6個(gè)月內(nèi)提交使用證據(jù)，若申請(qǐng)人在該階段內(nèi)無(wú)法提供相關(guān)證據(jù)，則可在期限前辦理延期，可延期5次，每次6個(gè)月，若期滿仍無(wú)法提供使用證據(jù)，則商標(biāo)將被視為放棄。

問(wèn)題二、商標(biāo)注冊(cè)人是否需要就全部(或者是單項(xiàng)即可)指定的商品都提交使用證據(jù)?

根據(jù)美國(guó)專利商標(biāo)局的規(guī)定，通常申請(qǐng)人只需要就各類別的商品或者服務(wù)提供一份使用證據(jù)，也就是說(shuō)，假設(shè)申請(qǐng)的商標(biāo)在25類上，涉及8項(xiàng)商品，那么只需要就其中的一項(xiàng)商品提交使用證據(jù)。當(dāng)然，如果其他商品上也在使用商標(biāo)的話，建議盡可能多的向官方提交使用證據(jù)，以說(shuō)明商標(biāo)實(shí)際使用的情況。因?yàn)?，即便只提交在一?xiàng)商品上的使用，申請(qǐng)人在提交使用宣誓書時(shí)應(yīng)當(dāng)聲明指定的全部商品都在使用中。美國(guó)非常重視誠(chéng)實(shí)信用，違反自己作出的誓言，申請(qǐng)人申請(qǐng)的商標(biāo)可能會(huì)被官方認(rèn)為構(gòu)成欺詐而予以撤銷。

需要特別提醒的是，USPTO自2012年6月21日到2014年6月21日期間開(kāi)展試驗(yàn)項(xiàng)目，USPTO隨機(jī)挑選到期需要提供使用宣誓書或續(xù)展的注冊(cè)商標(biāo)，要求這些商標(biāo)權(quán)人就各類別上的商品和/或服務(wù)額外提供兩份使用證據(jù)。這一試驗(yàn)項(xiàng)目旨在清除占用資源但是沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際使用的商標(biāo)。目前，這一試驗(yàn)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束，USPTO自2017年3月21日起啟動(dòng)了正式項(xiàng)目。隨著正式項(xiàng)目的啟動(dòng)，預(yù)示著如果被USPTO隨機(jī)選中，商標(biāo)申請(qǐng)人無(wú)法提供可接受的使用證據(jù)，那么相應(yīng)的商品或者服務(wù)會(huì)被刪除，有可能甚至整個(gè)商標(biāo)被撤銷。

另外，從美國(guó)商標(biāo)實(shí)務(wù)角度出發(fā)，建議申請(qǐng)人在商標(biāo)申請(qǐng)階段提供盡可能多的使用證據(jù)，這樣有助于避免第三方對(duì)商標(biāo)的實(shí)際使用情況產(chǎn)生懷疑從而啟動(dòng)其他程序來(lái)無(wú)效或者撤銷商標(biāo)。

問(wèn)題三、在一項(xiàng)商品上進(jìn)行使用，是否可以認(rèn)為是類似商品上的使用?

據(jù)我了解，目前在中國(guó)司法機(jī)關(guān)在撤三案件上對(duì)于商標(biāo)的使用一般認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：“只有在核定商品上的使用，才是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，在與核定使用商品類似的商品上的使用，并非對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用，不能據(jù)此維持注冊(cè)商標(biāo)有效;商標(biāo)注冊(cè)人在核定使用的一種商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的，在與該商品相類似的其他核定商品上的注冊(cè)可予以維持?！被趯?duì)中國(guó)目前標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知，經(jīng)常有客戶提出這樣的問(wèn)題，希望了解在美國(guó)，商標(biāo)在核定使用的一項(xiàng)商品上進(jìn)行使用，是否可以認(rèn)定為在與該商品相類似的其他核定商品上的使用。

然而，在美國(guó)，USPTO不采用上述判斷標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)商品之間是獨(dú)立的，在一項(xiàng)商品上的使用不當(dāng)然會(huì)被認(rèn)為是在與該商品相類似的其他核定商品上的使用。因此，如果要維持商標(biāo)注冊(cè)，需要在各項(xiàng)核定商品上具有實(shí)際使用。比如，USPTO認(rèn)為手機(jī)和手機(jī)充電器是兩項(xiàng)獨(dú)立的商品，需要分別提供使用證據(jù)。

相比較類似商品的概念，美國(guó)有“商品子集”(Subset of product)的概念，提交符合“商品子集”概念下的一項(xiàng)商品上的使用證據(jù)可以視為滿足了該商品的使用。舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)申請(qǐng)人申請(qǐng)的商品是“襯衫”，那么提供在T-恤或者Polo衫上的使用證據(jù)就可以滿足“襯衫”商品上的商標(biāo)使用要求，因?yàn)門-恤或者Polo衫是“襯衫”的商品子集。

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